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專利無效宣告程序中權利要求書的非典型性修改
知識產權網 新聞來源:admin 發布時間:2015/8/20 17:52:43

 

 

  亨特博士實驗室有限公司請求宣告深圳微芯生物科技有限責任公司西達本胺專利權無效案評析

 

  案情介紹


  日前,國家知識產權局專利復審委員會審結了亨特博士實驗室有限公司請求宣告深圳微芯生物科技有限責任公司第03139760.3號發明專利權無效案件(其中涉及新型抗癌藥物西達本胺,本案下稱西達本胺案),在專利權人提交修改文本的基礎上,專利復審委員會作出了維持專利權有效的審查決定。該案件中涉及了無效宣告請求審查程序中權利要求的特殊修改方式,其審查思路以及審查結論在一定程度上反映了目前的審查動態,對今后此類問題的解決具有一定的借鑒意義。

  涉案專利授權公告文本包括6項權利要求,其中權利要求1如下:“1.一種具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙酰化酶抑制劑,其特征在于,該化合物的結構通式如下所示:通式I(略)。”

  無效宣告請求人亨特博士實驗室有限公司于2013年11月13日向專利復審委員會提出了無效宣告請求,其理由是本專利權利要求1-6不符合專利法第三十三條、第二十六條第四款、第二十二條第三款以及專利法實施細則第二十條第一款的規定,說明書不符合專利法第三十三條的規定,請求宣告本專利全部無效。

  經形式審查合格,專利復審委員會受理了上述無效宣告請求,同時成立合議組對本案進行審查。在口頭審理中,專利權人當庭提交申請文件的修改文本,將授權公告的權利要求1的馬庫什化合物修改為實施例2記載的具體化合物,修改后的權利要求1為:“1.一種具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙酰化酶抑制劑,其特征在于,該化合物為:N-(2-氨基-4-氟苯基)-4[N-(3-吡啶丙烯酰基)氨甲基]苯甲酰胺。”

  對于上述修改,專利權人認為屬于并列技術方案的刪除,應當允許;而請求人認為因上述修改方式不屬于并列技術方案的刪除,故其修改方式和修改時機不符合專利審查指南的規定,不應當允許。

  專利復審委員會查明:修改后的具體化合物是本專利說明書實施例2具體制備的唯一化合物。并且,對于本專利授權文本權利要求所概括的通式化合物,申請人在說明書中僅給出了其中兩個具體化合物的制備過程以及結構確認數據,即實施例2和4;而在這其中,僅測試了實施例2化合物的活性效果,包括對組蛋白去乙酰化酶的體外抑制以及對腫瘤細胞的生長抑制作用,未給出任何與實施例4化合物相關的活性測試情況描述。在此基礎上,專利復審委員會認為:上述實施例2具體化合物的制備、確認以及用途和使用效果在說明書中已經清楚、完整地予以公開,并且是本專利唯一既給出了制備方法又確認了活性效果的具體化合物,所屬領域技術人員通過閱讀本專利說明書,根據該說明書所記載的內容應當可以獲知,上述實施例2化合物是本專利的發明核心所在。

  《專利審查指南》對無效宣告程序中權利要求的修改方式進行了限制,其規定修改權利要求書的具體方式一般僅限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。可以看出,《專利審查指南》一方面強調絕大多數情況下以上述三種修改方式為原則,另一方面也并未完全排除存在其他修改方式的可能性。而針對本案的修改,合議組認為:盡管專利權人對權利要求1所作的上述修改不屬于并列技術方案的刪除,但是,修改后的具體化合物不僅在專利說明書中有明確記載,而且其屬于本專利的發明核心所在。如果允許專利權人進行上述修改,則能夠更加充分地體現專利制度鼓勵發明創造的立法本意,并且有助于專利確權程序在評判專利的技術貢獻時聚焦發明實質;同時,鑒于修改后的具體化合物在專利說明書中已被作為專利核心內容公開并在其保護范圍之內,允許上述修改也不會帶來公示性方面的問題;因此,上述修改并不違背《專利審查指南》對修改方式進行限制的初衷,應可以作為例外情形而被接受。因此,專利權人在口頭審理當庭提交的上述修改應當被允許。

  在此基礎上,專利復審委員會進一步審查了無效宣告請求人提出的所有無效理由,認為修改后的權利要求書符合專利法和實施細則的相關規定,并最終作出在修改文本的基礎上維持專利權有效的審查決定。

  案例評析


  專利法實施細則第六十九條第一款規定,在無效宣告請求的審查過程中,發明或者實用新型的專利權人可以修改其權利要求書,但是不得擴大專利權的保護范圍。對于專利無效程序中的權利要求修改,《專利審查指南》進一步進行了細化,包括對修改原則和修改方式的規定,其中明確規定,在滿足所述修改原則的基礎上,修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。上述規定在一定程度上限制了專利權人在無效宣告請求程序中對專利文件的修改。

  專利文件作為經國務院專利行政部門審查、批準、公告的法律文件,應當具有嚴肅性和穩定性。授權后對專利文件的修改,不僅是專利權人行使處分權的行為,影響其獨占權利的大小和行使權利要求的有效性,同時還直接影響到社會公眾利用技術的自由度。因此,在考慮無效期間專利權人修改專利文件的程度上單純從專利權人的角度或單純從社會公眾的角度來考量都是不夠的,既不能完全禁止修改專利文件,修改的自由度也應有一定的限制,需要根據專利制度發展的客觀情況尋求二者之間的平衡。

  《專利審查指南》中限制了修改方式一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除,對于其中的“一般”應作不排除存在其他修改方式之解釋。例如,一些筆誤和明顯錯誤的修改在審查實踐中存在接受的可能;又如,最高人民法院(2011)知行字第17號行政裁定書所涉及“家化專利無效糾紛案”也接受了專利權人的“非一般性”修改。家化案中涉及無效階段專利權人將權利要求書中配方比例1∶10-30修改為1∶30。最高院首先明確此修改不屬于典型的并列技術方案的刪除,但鑒于1∶30這一具體比值在原說明書中有明確的記載,且是其推薦的最佳劑量比,基于公平的考慮因素,允許這種特殊形式的修改方式的存在。

  最高人民法院“家化案”中的公平考慮因素是專利審查實踐中應當遵循的重要法律原則,但無效程序以及行政訴訟中的不同主體甚至是關注案件的社會公眾對“公平”理解的出發角度、對其法律內涵的整體認識、對其判斷標準的具體適用往往會存在差異,在其他案件中應當如何體現該裁定的內在精神不盡明晰。西達本胺案從更加具體、下位的角度給出了操作性較強的一種審查思路。從鼓勵發明創造的立法本意出發,允許超出“一般”范圍的非典型性修改存在;從不侵害社會公眾合法利益的角度出發,要確保修改后的權利要求不存在公示性方面的問題,以符合對無效階段限制修改方式的初衷。本案中,專利權人作出上述修改的事實基礎是修改后的技術方案是發明的唯一核心所在,無論怎樣修改,都不會脫離專利權的保護范圍,不會在公示性方面令社會公眾陷入困擾。結合能否體現專利制度鼓勵發明創造的立法本意;是否有助于專利確權程序在評判專利的技術貢獻時聚焦發明實質等考慮因素,認為該案中的修改方式并不違背專利審查指南對修改方式進行限制的初衷,應可以作為例外情形而被接受。

  相對于其他國家的專利制度而言,我國在專利授權后缺少實質上能夠為專利權人所利用的有效的專利文件修改途徑,導致在專利無效程序中對修改原則和修改方式的限定方面存在一些爭議。然而,在審查制度的設計以及具體案件的審查實踐中,需要全面地考慮各方面的情況,既要維護專利權人處分其專利權的權利,又要充分保護社會公眾的正當利益,維持專利權的相對穩定性。西達本胺的無效案件審查,體現了聚焦發明實質,把握技術核心的審查理念,證明了專利制度鼓勵發明創造的立法本意,在專利權人的合法權益與社會公眾之間尋求了適度的平衡。為今后類似案件的審理,以及審查指導文件的制定和修改提供了參考。

 

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